Tecnología

Posibilidad de aportación de know how por parte de los socios

Es interesante actualmente conocer esta posibilidad que puede favorecer la creación de start up’s y sociedades tecnológicas en España.

La opción de aportar know how al capital de una sociedad era un tema incierto que ha sido aclarado recientemente en sentido afirmativo.

El know how es ciertamente un bien inmaterial pero que tiene carácter patrimonial y es susceptible de valoración económica y de cesión. Por tal motivo, nada obsta a que pueda considerarse un bien o derecho que puede integrarse en el capital de una sociedad.

No obstante, puesto que el know how suele ser secreto, deberá describirse adecuadamente en la escritura notarial de aportación, de forma que los terceros que puedan acceder al Registro Mercantil no tengan acceso a información sensible que puede constituir una base importante de la actividad de la sociedad.

En caso de sociedad limitada, la confidencialidad del know how será más fácil de proteger porque los socios pueden dar por bueno libremente el know how y su valoración económica. Por el contrario, en caso de sociedad anónima la valoración económica del know how deberá verificarse por un perito, hecho que complica la garantía de confidencialidad en este tipo de aportaciones.

El peligro de las licencias de uso de software de duración ilimitada

El ámbito temporal de las licencias de uso de copias de programas de ordenador es un aspecto crucial que, sin embargo, hemos comprobado que no es valorado adecuadamente por las empresas y algunos operadores jurídicos.

En efecto, se trata de un aspecto fundamental del contrato de licencia de software que, si no es objeto de la oportuna valoración jurídica, puede conllevar consecuencias desastrosas para un negocio dedicado al desarrollo y a la comercialización de software.

Así, desde el año 2012, a raíz de la histórica Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de julio de 2012 (asunto C-128/11, “UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.”), se considera que una licencia de uso de duración ilimitada de software, sea en soporte tangible o descargado de Internet, equivale a una venta del mismo, a pesar de que el contrato se denomine como “licencia de uso”.

Es decir, se considera como venta cualquier concesión indefinida de un derecho a utilizar una copia de un programa informático, independientemente de la denominación que las partes hayan dado al contrato.

Partiendo de dicha decisión del Tribunal, debe interpretarse que una licencia de uso de un software de duración ilimitada, implica la transferencia del derecho de propiedad de dicha copia del programa informático, de manera que el adquirente o licenciatario puede revender dicha copia a terceros a pesar de que en el contrato se haya pactado expresamente su carácter intransmisible.

En otras palabras, en estos casos el titular de los derechos de propiedad intelectual sobre un programa informático no puede oponerse a la reventa de una copia del software independientemente de los términos del acuerdo de licencia.

Los únicos requisitos que se deben cumplir para que un licenciatario pueda revender su copia consisten en que la licencia sea de duración indefinida o perpetua y que la copia se haga inutilizable por parte del primer licenciatario en el momento de su reventa.

Cabe remarcar que, según indica expresamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la citada resolución, no se permite a los licenciatarios dividir y revender partes de licencias multiusuario. Por ejemplo, si una empresa ha adquirido una licencia de uso de un programa para diez usuarios, no puede revender una de las licencias individualmente, sino que deberá ser siempre para el mismo número de usuarios por el que la licencia se otorgó inicialmente.

Lógicamente, la doctrina que emana de dicha decisión del Tribunal, que ya ha sido aplicada por nuestros Tribunales (Sentencia del Tribunal Supremo nº 361 de 1 de junio de 2016), ha tenido y sigue teniendo implicaciones más que significativas para las empresas desarrolladoras y comercializadoras de software. De hecho, ha provocado un crecimiento significativo del mercado de empresas dedicadas a comercializar licencias de “segunda mano” de copias de programas de ordenador.

Las soluciones para superar esta situación pasan por conceder licencias temporales o por ofrecer el software a través de servicios cloud, en línea o streaming, en los que el licenciatario no obtiene una copia del programa instalable en su ordenador.

Insuficiencia de los habituales contratos de confidencialidad

Es frecuente ver acuerdos de confidencialidad (Non Disclosure Agreements) en contratos marco o de institutos diversos (Distribución, subcontratas, etc.) como una suerte de paso obligado en los formalismos de contratación. Sin embargo, debe considerarse que este tipo de acuerdos tienen unos requisitos de validez: La información que se pretende proteger debe ser sustancial, en el sentido de albergar datos con un valor real, ya sea a nivel tecnológico o comercial. La sustancalidad debe ser objetiva,, es decir, debe tratarse de datos accesibles o conocidos por un reducido numero de sujetos u operadores. Debe ser identificable, por lo que no tienen virtualidad práctica aquellos acuerdos en los que "toda información intercambiada por las partes", como suele indicarse, "se considerará confidencial". Los acuerdos de confidencialidad deben hacerse a la luz de estos requisitos, so pena de ineficacia.